Sestavení nároků na ochranu užitného vzoru

Zákon 478/1992 o užitných vzorech ve svém prvním paragrafu praví, že technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory. Splnění těchto podmínek způsobilosti ochraně úřad při řízení o přihlášce užitného vzoru nezkoumá.

Chce-li přihlašovatel získat pevný užitný vzor, musí sestavit nároky na ochranu tak, aby obstály v případném výmazovém řízení. Je třeba si uvědomit, že od roku 2024, v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2023, došlo ke změně praxe Úřadu v řízení o částečném výmazu užitného vzoru. Dříve se částečný výmaz prováděl změnou znění nároků, přičemž, pokud byly nároky vhodně sestaveny, mohla být platnost užitného vzoru zachráněna převedením jednoho nebo více znaků ze závislých nároků do prvního nároku. Takováto změna nároků nyní již není přípustná, ale částečný výmaz teď lze provést pouze pouhým seškrtáním (odebráním) celých nároků na ochranu. To ovšem znamená, že obsahuje li užitný vzor jediný nezávislý nárok, úřad nezkoumá obsah závislých nároků a provede výmaz celého užitného vzoru.

Jako řešení tohoto problému se nabízí formulovat, místo sady nároků s jedním nezávislým nárokem a několika na něm závislých nároků, více nezávislých nároků se stejnou úvodní částí a s různými význakovými částmi.

Patentový úřad tomuto způsobu sestavení nároků na ochranu vychází vstříc, a to tím, že v podzákonném předpisu "Instrukce předsedy Úřadu předsedy průmyslového vlastnictví" ve znění ze 2. května 2024 ustupuje od přísných podmínek, kdy může být v přihlášce uvedeno více nezávislých nároků ve stejné kategorii. Podle aktuálního znění této "Instrukce", "Více nezávislých nároků na ochranu ve stejné kategorii je možno uvádět v počtu přiměřeném povaze technického řešení a za předpokladu splnění podmínky jednotnosti."

Pokud jde o závaznost "Instrukce předsedy Úřadu předsedy průmyslového vlastnictví" pro řízení o užitných vzorech, je třeba připomenout, že podle § 8 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, platí, že vyhotovení přihlášky užitného vzoru musí odpovídat jednotné formě a požadavkům, které zveřejní Úřad průmyslového vlastnictví ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Tato jednotná forma je upravena uvedenou "Instrukcí", na kterou ÚPV odkazuje jako na závazný podklad pro formální úpravu přihlášek na stránce upv.gov.cz/prumyslova-prava/uzitne-vzory/informace-k-narodni-prihlasce-prihlasovani-v-cr.

Je tedy možné a vhodné formulovat více nezávislých nároků, samozřejmě v kategorii "věc".

Při sestavování nároků na ochranu v přihlášce užitného vzoru není vhodné spoléhat na benevolenci úřadu, ale doporučuji sestavit nároky tak, aby o jednotnosti přihlášky nemohlo být pochyb.

Je tedy zejména nutno dbát ustanovení § 8 odst. (2) zák. 478/1992 Sb., podle kterého přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou navzájem spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku.

Jednotlivé nezávislé nároky na ochranu musí představovat alternativní řešení stejného problému. Doporučuji formulovat pro všechny nároky stejnou úvodní část. Ve význakové části každého z nároků musí být uvedeny znaky nebo kombinace znaků, které více či méně rozdílnými způsoby řeší stejný problém. Samozřejmě to musí být znaky nebo kombinace znaků, jejichž ochrana ve spojení s úvodní částí příslušného nároku má pro přihlašovatele smysl.

V popisu podstaty technického řešení pak by mělo být splnění podmínky jednotnosti diskutováno. Doporučuji v této diskusi definovat technický problém a jeho řešení způsobem, který zahrnuje všechny alternativní znaky nebo kombinace znaků uvedené v nárocích na ochranu. Pokud se nepodaří najít rozumné argumenty na podporu splnění podmínky jednotnosti, je nutno rozhodnout, zda je účelné vedení polemiky s úřadem ve věci jednotnosti, nebo zda je vhodnější podání více přihlášek, které povedou k hladkému zápisu užitných vzorů.